Судебная практика по изобретениям

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор судебной практики Самарского областного суда по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав

Обзор судебной практики Самарского областного суда по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав

Самарским областным судом изучена практика рассмотрения дел о защите интеллектуальных прав.

Для настоящего обобщения районными (городскими) судами г. Самары и Самарской области представлено 51 дело.

По 40 делам исковые требования были удовлетворены, по 6 делам в удовлетворении исковых требований отказано, по 5 делам производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Из рассмотренных дел указанной категории обжаловано 20 решений. Из них 1 решение районного суда отменено полностью и направлено на новое рассмотрение.

В кассационном порядке рассматривалось 3 дела.

В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно статье 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по общему правилу судом.

Вопрос о разграничении подведомственности гражданско-правовых споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами является сложным.

Возможность применения форм защиты нарушенного права гарантируется законодательством РФ только в случае соблюдения определенных процедур. Ключевым вопросом защиты права является правильное определение подведомственности того или иного спора.

Во избежание ошибочного определения подведомственности споров, относящихся к ведению различных юрисдикционных органов, необходимо правильное толкование правил ее разграничения, зафиксированных в процессуальном законодательстве.

При разрешении вопроса о принятии исковых заявлений о защите интеллектуальных прав к своему производству, городские (районные) суды Самарской области правильно определяют подведомственность дел, связанных с применением положений части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из субъектного состава участников спора, так и с учетом существа спорных правоотношений.

По спорам о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, суды правильно исходили из того, что данные споры подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Следует отметить, что с июля 2019 года действует Суд по интеллектуальным правам, который является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.

Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны категории дел, предусмотренные частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Дела, рассмотрение которых отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам и которые находились в производстве судов общей юрисдикции на день начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, подлежат дальнейшему рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством ( часть 4 статьи 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 г. N 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», часть 3 статьи 4 Федерального закона от 08.12.2011 г. N 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»).

Указанные дела не передаются в Суд по интеллектуальным правам по подведомственности.

В ряде случаев Гражданским кодексом Российской Федерации прямо предусмотрен административный порядок защиты интеллектуальных прав.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке ( пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 ГК РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации ( пункт 2 статьи 1401 ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Однако они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Вопросов о подсудности гражданских дел, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, у районных (городских) судов не возникало.

При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008 г., суды руководствовались законодательством , действовавшим до введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Разрешая споры о признании интеллектуальных прав, суды правильно применяют законодательство , действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными в части 4 ГК РФ применительно к интеллектуальным правам, так и общими для всех гражданских прав способами защиты, названными в ст. 12 ГК РФ и урегулированными в части 1 ГК РФ.

Для изучения практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, в Самарский областной суд поступили дела по искам:

— о взыскании авторского вознаграждения;

— об использовании произведения без согласия автора;

— о защите исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;

— о пресечении нарушения исключительного права на изобретение, удостоверенного патентом;

— о защите авторских прав:

— о признании патента недействительным.

Заявления об обращении взыскания на заложенное исключительное право; споры о соавторстве на произведения, взыскании автору вознаграждения за публичное исполнение музыкального произведения, об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 статьи 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а также об авторских правах на произведения архитектуры не рассматривались.

Изучение судебной практики рассмотрения дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, свидетельствует о том, что суды в основном правильно разрешают дела данной категории, правильно применяют закон, которым следует руководствоваться при рассмотрении конкретного дела, в том числе Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», решения судов мотивированы.

Однако не во всех судах рассматривались дела о защите интеллектуальных прав.

Согласно представленным в Самарский областной суд сведениям, в производстве 17 судов Самарской области споры о защите интеллектуальных прав не рассматривались.

Наибольшее количество дел составляют дела по искам Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» о взыскании компенсации на нарушение авторского права, которая на основании приказа N 16 Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, в соответствии со ст. 1244 ГК РФ аккредитована в качестве организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции.

По искам ООО «Российское Авторское Общество» о взыскании компенсации за нарушение авторского права рассмотрено 19 дел, обжаловано 5 решений.

Все решения оставлены без изменения.

При рассмотрении дел о взыскании компенсации судами правильно устанавливается размер компенсации, подлежащий взысканию, с учётом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Так, 26.01.2012 г. Железнодорожным районным судом г. Самары рассмотрено гражданское дело по иску Поволжского филиала Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» к ООО «П*****» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.

Судом установлено, что 21.11.2010 г. на площадке КРК «М*****», принадлежащего ООО «П*****», использовались музыкальные произведения иностранных авторов без заключения лицензионного соглашения с ООО «Российское Авторское Общество» и без выплаты авторского вознаграждения, в результате чего нарушено исключительное право истца на их использование.

С учётом положений п. 3 ст. 1244 , ст. 1270 , п.п. 6 п. 2 ст. 1270 , ст. 1301 ГК РФ, исковые требования Поволжского филиала Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» к ООО «П*****» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав удовлетворены, решением Железнодорожного районного суда г. Самары от 26.01.2012 г. с ООО «П*****» в пользу Поволжского филиала Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» взыскана компенсация за нарушение авторских прав в размере 70 000 рублей для последующей выплаты авторам/правообладателям.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 21.03.2012 года, решение Железнодорожного районного суда г. Самары от 26.01.2012 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба «П*****» без удовлетворения.

Аналогичные дела по искам ООО «Российское Авторское Общество» рассматривались Железнодорожным районным судом г. Самары, Куйбышевским районным судом г. Самары, Кировским районным судом г. Самары, Комсомольским районным судом г. Тольятти Самарской области, Автозаводским районным судом г. Тольятти Самарской области.

Сроки действия авторских прав суды определяют правильно, затруднений при исчислении данных сроков не возникало.

При разрешении спора о защите авторских прав истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

При этом необходимо исходить из того, что автором произведения (обладателем исключительного права на произведение) считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения, пока не доказано иное.

Так, 18.06.2019 г. Центральным районным судом г. Тольятти рассмотрено гражданское дело по иску Л*** А.Г. к ООО «Т*****» о защите авторских прав.

Заявляя требования Л***, А.Г. указал, что ответчик незаконно разместил на своем сайте фотографии, созданные им в рекламных целях, права на которые принадлежат истцу, требовал их удаления с сайта и выплаты компенсации.

В обоснование заявленных требований Л*** А.Г. ссылался на то, что фотографии ответчиком получены с сайта, принадлежащего истцу.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что сайт, на который ссылается истец, ему не принадлежит, и при размещении фотографий правообладатель не оповестил третьих лиц о принадлежащем ему исключительном праве на фотографии путем помещения на каждом экземпляре знака охраны авторского права.

Читайте так же:  Нотариус товарково

Вместе с тем при разрешении споров о взыскании вознаграждения за использование изобретения судами допускались ошибки в применении норм материального и процессуального права.

Так, решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18.01.2010 г. удовлетворены исковые требования К*** П.П., М*** В.П., С*** Ю.П. к ООО «Т*****» о взыскании вознаграждения за использование изобретения. Судом постановлено взыскать с ООО «Т*****» в пользу истцов вознаграждение за использование изобретения.

Разрешая спор, суд исходил из того, что 20 августа 2005 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ООО «Т*****» выдан патент на изобретение.

Авторами изобретения являются К*** П.П. (на момент подачи заявки на изобретение находившийся в трудовых отношениях с ООО «Т*****»), М*** В.П., С*** Ю.П., Ф*** Ю.И., Т*** А.Е., К*** В.В., В*** В.И. Изобретение внедрено на производстве ООО «Т*****» в цехе БК-4 завода N 4 по производству бутилкаучука с 10 июня 2005 г., следовательно, изобретение является служебным, поскольку создано истцами в связи с выполнением трудовых обязанностей, продолжает использоваться ответчиком, в результате чего ответчик получает доход, однако авторское вознаграждение за использование изобретения своевременно не выплачивает. При этом суд пришел к выводу о том, что действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих прекращение выплаты вознаграждения авторам изобретения в связи с досрочным прекращением действия патента.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 19 марта 2010 г. решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18.01.2010 г. оставлено без изменения, кассационная жалоба ООО «Т*****» без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 15 февраля 2011 года (дело N 46-В10-31) решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 18 января 2010 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 19 марта 2010 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы суда первой и второй инстанции не основаны на нормах материального права, подлежащих применению к отношениям сторон.

Кроме того, при разрешении спора судом не учтено, что согласно статье 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации, по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

В соответствии со статьей 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня поступления заявления.

По смыслу приведенных норм, момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании волеизъявления патентообладателя (по его заявлению), приурочен ко дню поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Как усматривается из состоявшихся по делу судебных постановлений, приведенные нормы закона не были приняты во внимание, поскольку установив, что действие патента от 20 августа 2005 года, выданного ООО «Т*****», было прекращено 31 марта 2009 года, суд возложил на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам (включая не состоящих в трудовых отношениях с ООО «Т*****» и для которых изобретение не является служебным в силу пункта 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации) изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента.

При новом рассмотрении дела судом было отказано в удовлетворении исковых требований К*** П.П., М*** В.П., С*** Ю.П. (решение Центрального районного суда г. Тольятти от 19.10.2011 г.), поскольку установлено, что М*** В.П. и С*** Ю.П., указанные в качестве авторов служебного изобретения, никогда не состояли в трудовых отношениях с ООО «Т*****», поэтому для данных лиц изобретение не является служебным в силу п. 1 ст. 1370 ГК РФ, действие патента было прекращено 31.03.2009 г., в связи с чем отсутствуют основания для взыскания вознаграждения после указанной даты ( ст. 1364 ГК РФ), и один из пунктов формулы изобретения ООО «Т*****» не используется.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 13 декабря 2011 года, решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 19 октября 2011 года оставлено без изменения, кассационные жалобы К*** П.П., представителя по доверенности М*** В.П. и С*** Ю.П., а также жалоба ООО «Т*****» без удовлетворения.

Решением Нефтегорского районного суда Самарской области от 07.09.2011 г. отказано в удовлетворении исковых требований К*** А.П. и Г*** С.Е. к ОАО «Р*****» о взыскании вознаграждения за использование служебного изобретения, поскольку представленные истцами патенты на изобретение и полезную вещь признаны недействительными в связи с несоответствием условиям патентоспособности «новизна».

Изучение дел показало, что при рассмотрении дел, связанных с пресечением нарушения исключительного права на изобретение, удостоверенного патентом, судами обоснованно назначались судебные патентно-технические экспертизы.

При этом важное значение при назначении экспертизы имеет не только наличие материалов, подлежащих исследованию, но и тех вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом.

Так, определением Красноглинского районного суда г. Самары от 23.10.2012 года по гражданскому делу по иску С*** Д.Ю. к ЗАО «Г*****» о пресечении нарушения исключительного права на изобретение, удостоверенного патентом, была назначена судебная патентно-техническая экспертиза.

Согласно заключению эксперта, в производимых ЗАО «Г*****» изделиях использован каждый признак изобретения, удостоверенного патентом истца, что нарушает его исключительные права.

Решением Красноглинского районного суда г. Самары от 25.01.2019 г., вступившим в законную силу, исковые требования С*** Д.Ю. удовлетворены, ЗАО «Г*****» запрещено использовать изобретение, удостоверенное патентом истца.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично.

Правоотношения сторон по подаче заявки на выдачу патента на изобретение, возникшие до 01.01.2008 г., регулируются Патентным Законом РФ от 23.09.1999 г. N 3517-1, действовавшим до 1 января 2008 года, поскольку в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. N 231-ФЗ, часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Патентного закона РФ, патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно ст. 4 Патентного закона РФ, патент может быть получен только в случае, если изобретение является новым. Подача заявки позднее шести месяцев после того, как изобретение было раскрыто, внедрено в производство, препятствует получению патента.

В соответствии со ст. 8 Патентного Закона РФ патент выдается: автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
В силу ст. 15 Патентного закона РФ заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим законом.

Полномочия патентного поверенного и иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом.

Решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 15 марта 2011 года, вступившим в законную силу, удовлетворены исковые требования ООО «Т*****» к З*** М.М. о признании патента на изобретение N _. «С_..» от 20.07.2004 г. недействительным, поскольку при рассмотрении дела установлено, что заявка на выдачу патента на изобретение была подана с нарушением установленного ст. 4 Патентного Закона срока, и ненадлежащим лицом, действовавшим в интересах лица, не являющегося правообладателем (автором) изобретения.

Кроме того, при разрешении дела судом установлено, что оформление заявки на получение патента и последующее получение патента на изобретение N __ «С__» от 20.07.2004 г. не соответствует требованиям закона, акт об использовании изобретения надлежащим образом не оформлен, так как отсутствует подпись руководителя предприятия, не указана дата составления, имеется лишь дата начала использования изобретения — 24.12.1996 года, не приложен расчет экономического эффекта от внедрения, конструкторская и технологическая документация, согласование Ростехнадзора.

Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, показал, что при рассмотрении дел определенную сложность вызвало выяснение вопросов о фактическом использовании изобретения истцов на предприятии ответчика.

Для правильного и своевременного разрешения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, важное значение имеет надлежащая подготовка каждого дела к судебному разбирательству.

Изучение судебной практики показывает, что некоторые суды к подготовке дел относятся формально.

Недостатки в подготовке дел к судебному разбирательству являются причиной длительного разрешения споров, что недопустимо.

Энциклопедия судебной практики. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (Ст. 1358 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
(Ст. 1358 ГК)

Федеральным законом от 12 марта 2019 г. N 35-ФЗ ст. 1358 ГК РФ изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2019 г.

1. Защита прав по использованию промышленного образца осуществляется способами, предусмотренными для защиты патентных прав

Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ).

Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Читайте так же:  Регистрация ип розничная торговля одеждой

2. Для установления факта использования изобретения, полезной модели, промышленного образца необходимо установить использование всех их признаков

Из содержания положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что судом не было сделано и не отражено в решении.

3. Для подтверждения факта использования полезной модели необходимо установить использование каждого признака даже тогда, когда формула по патенту является многозвенной и применяется для характеристики целой группы полезных моделей

Структура формулы по патенту является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

4. При наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками до признания более позднего патента недействительным, действия обладателя такого патента не могут быть расценены в качестве нарушения более раннего патента

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суд кассационной инстанции, указав, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя такого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета, не привел каких-либо доказательств, на основании которых суд пришел к указанному выводу в отношении патентов.

При названных условиях обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

5. Если по условиям поставки обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара перевозчику, действия, связанные с ввозом изобретения, полезной модели или промышленного образца в РФ, совершаются покупателем

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

При этом в случае, когда согласно условиям поставки в обязанности поставщика входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории иностранного государства и при этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику, действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию России, совершаются покупателем, а не поставщиком.

6. Для признания факта использования изобретения необходимо установить введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение, либо его хранение с этой целью

В силу статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимыми обстоятельствами, позволяющими признать факт использования изобретения, являются в том числе введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение, либо его хранение с этой целью. Недоказанность данных обстоятельств не позволяет суду прийти к выводу об использовании изобретения.

7. При выдаче патентов на полезные модели до 01.01.2008 г. и наличии фактов нарушения исключительных прав истца после указанной даты применяются как положения IV части ГК РФ, так и законодательство, которое действовало до этого

Учитывая, что патенты на полезные модели были выданы до 01.01.2008, а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной даты, применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

8. Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, сохраняет право послепользования, если докажет, что производство товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель

Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» собраны и систематизированы правовые позиции судов по вопросам применения статей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Каждый материал содержит краткую характеристику позиции суда, наиболее значимые фрагменты судебных актов, а также гиперссылки для перехода к полным текстам.

Материал приводится по состоянию на 1 января 2019 г.

См. информацию об обновлениях Энциклопедии судебной практики

При подготовке «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» использованы авторские материалы, предоставленные творческим коллективом под руководством доктора юридических наук, профессора Ю. В. Романца, а также М. Крымкиной, О. Являнской (Части первая и вторая ГК РФ), Ю. Безверховой, А. Вавиловым, А. Горбуновым, А. Грешновым, Р. Давлетовым, Е. Ефимовой, М. Зацепиной, Н. Иночкиной, А. Исаковой, Н. Королевой, Е. Костиковой, Ю. Красновой, Д. Крымкиным, А. Куликовой, А. Кусмарцевой, А. Кустовой, О. Лаушкиной, И. Лопуховой, А. Мигелем, А. Назаровой, Т. Самсоновой, О. Слюсаревой, Я. Солостовской, Е. Псаревой, Е. Филипповой, Т. Эльгиной (Часть первая ГК РФ), Н. Даниловой, О. Коротиной, В. Куличенко, Е. Хохловой, А.Чернышевой (Часть вторая ГК РФ), Ю. Раченковой (Часть третья ГК РФ), Д. Доротенко (Часть четвертая ГК РФ), а также кандидатом юридических наук С. Хаванским, А. Ефременковым, С. Кошелевым, М. Михайлевской.

Судебная практика. Дело о защите патентных прав.

Автор статьи: Людмила Харитонова

В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2019 года по делу №А31-12017/2019. В данном постановлении интерес представляет разрешение судом кассационной инстанции вопроса о распределении и об объеме доказывания по делам о нарушении исключительных прав на изобретение, а также об основаниях для применения положений ст. 1400 ГК РФ о праве послепользования. Также стоит обратить внимание на изложение позиции суда по вопросу о форме признания ответчиком факта использования спорного изобретения и о достаточности такого признания для установления юридически значимого обстоятельства.

Истец (а также заявитель кассационной жалобы) – ООО «Промресурс» (г. Москва);

Ответчик – ЗАО Производственно-коммерческая фирма ПКФ «Юпитер» (г. Кострома).

Истец обратился в арбитражный суд Костромской области с исковым заявлением, в котором требовал ограничить объем безвозмездного использования изобретения без расширения объема такого использования средним объемом за 2011 и 2012 год, а именно 22,6 тонны в год. Истец является обладателем исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации №2396360 на порошковую проволоку для микролегирования стали с наполнителем на основе феррониобия. Поводом для обращения в суд стал факт осуществления ответчиком деятельности по производству порошковой проволоки, в которой, по мнению истца, применялось принадлежащее ему изобретение.

Содержание состоявшихся решений:

Решением Арбитражного суда Костромской области от 27 марта 2019 года в удовлетворении требований истца отказано. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2019 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Доводы кассационной жалобы:

1. Судами нижестоящих инстанций не были приняты во внимание доводы истца о необходимости применения к рассматриваемому делу положений ст. 1400 ГК РФ в части регламентации права послепользования ответчика. Необходимость применения именно данной нормы следует из того факта, что начало производства ответчиком проволоки приходится на период прекращения действия патента истца на изобретение в связи с неуплатой патентных пошлин.

2. Доказательством факта использования ответчиком изобретения является указание в отзыве на исковое заявление об использовании ответчиком независимого пункта один формулы спорного изобретения.

Позиции судов первой и апелляционных инстанций: суды пришли к выводу о недоказанности истцом факта использования изобретения ответчиком при производстве проволоки. Также суды не посчитали возможным рассматривать указание ответчика в отзыве на исковое заявление на применение независимого пункта один формулы спорного изобретения как признание иска или обстоятельств, на которых истец основывает свои требования.

Правовые позиции суда кассационной инстанции:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ под использованием изобретения в продукте или способе понимается применение каждого признака изобретения, содержащегося в независимом пункте формулы изобретения. Истец в силу указаний части 1 статьи 65 АПК РФ должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих требований, то есть истец в рассматриваемом деле должен доказать факт использования ответчиком спорного изобретения в том значении, которое ему придает гражданское законодательство. Для этого истцу необходимо было предоставить сравнение признаков запатентованного изобретения с признаками выпускаемой ответчиком продукции. Однако, несмотря на неоднократные предложения суда о необходимости проведения экспертизы, истцом не были представлены соответствующие ходатайства. В силу же требований части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В связи с этим при отсутствии в деле других доказательств, подтверждающих факт использования ответчиком спорного изобретения, истцом не доказаны обстоятельства, на которых он основывает свои требования.

2. Статья 1400 ГК РФ не подлежит применению в рассматриваемом деле, так как истцом не доказан факт использования ответчиком спорного изобретения в период прекращения действия патента. Содержащееся в отзыве на исковое заявление указание на использование пункта один формулы изобретения не может рассматриваться как признание ответчиком обстоятельств, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, а, следовательно, и основанием для вывода о реализации ответчиком права послепользования. Суд при этом учитывал положения статьи 70 АПК РФ, регулирующей процессуальный порядок признания сторонами обстоятельств. В соответствии с указанной нормой соглашение сторон по обстоятельствам должно быть удостоверено их письменными заявлениями с соответствующими отметками в протоколе судебного заседания. Из материалов дела не усматривается факт признания ответчиком факта использования им всех признаков спорного изобретения, так как в протоколе судебного заседания отсутствуют отметки о таком признании и подписи сторон. Также о позиции ответчика относительно признания им обстоятельств использования спорного изобретения, на которые ссылается истец, можно судить по тому, что в отзыве на иск он полностью не признал предъявленные к нему исковые требования, сославшись на недоказанность использования им всех признаков изобретения.

Читайте так же:  Перерасчет пенсии какие нужны документы

На основании вышеизложенного в удовлетворении кассационной жалобы было отказано.

Таким образом, в данном деле со всей очевидностью вскрылась основная сложность по делам о защите нарушенных патентных прав: доказывание факта использования изобретения. Как нам представляется, наличие в «арсенале» истца заключения эксперта по сопоставлению признаков искомого изобретения с признаками продукта или способа, использованного ответчиком, значительно бы усилило его процессуальную позицию.

Судебная защита исключительных прав на полезные модели и изобретения

Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. При этом имеет место ряд ключевых моментов, которые объединяют такого рода судебные процессы.

В принципе в существующем законодательстве имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В частности, в этот перечень включены следующие требования:

  • запрет предлагать к продаже, продавать и осуществлять иные действия, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;
  • уничтожение спорных изделий за счет ответчика;
  • взыскание убытков или компенсации.
  • При выборе между убытками и компенсацией необходимо определить наиболее эффективную меру гражданско-правовой ответственности.

    В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статья 1406.1, нормы которой регулируют порядок взыскания компенсации за нарушение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, была включена относительно недавно. Положения указанной статьи действуют с 1 января 2019 года . Тем не менее до указанной даты рассматриваемый правовой институт действовал в отношении нарушения прав на товарный знак, поэтому к настоящему времени судебная практика сформировалась в достаточном объеме, чтобы с определенной степенью вероятности можно было прогнозировать результаты рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение патентных прав.

    Для выяснения вопроса эффективности соответствующей меры необходимо отметить, что положения статьи 1406.1 ГК РФ допускают два варианта расчета компенсации:

    1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, что определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);

    2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

    Из текста нормы следует одно очевидное преимущество компенсации перед убытками. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара). Этот вопрос неоднократно обсуждался в научном сообществе. Например, до вступления в силу нормы статьи 1406.1 ГК РФ состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором было высказано суждение о праве суда просить у истца предоставить «какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчетов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых» . Тем не менее такое преимущество компенсации не означает, что ее размер может быть произвольным.

    Так, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 января 2019 года по делу № А57-9777/2012, указал на то, что «размер компенсации не может быть указан безотносительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Указанная санкция носит компенсационный характер и с очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от правонарушения лица, не может иметь целью обогащение последнего».

    Вместе с тем на практике подобные высказывания вышестоящих судов приводят к значительному судейскому усмотрению в отношении размера присуждаемой суммы в обозначенном законом диапазоне. Как правило, сумма удовлетворенной компенсации не превышает 300–500 тысяч рублей .

    Учитывая столь существенную неопределенность в установлении размера компенсации, ее преимущества по сравнению с убытками становятся не столь очевидным. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ убытки включают реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

    В отличие от компенсации при рассмотрении исковых требований об убытках истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения, в частности:

    • противоправное поведение (нарушение обязательства);
    • наличие убытков (их размер);
    • наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;
    • наличие вины причинителя вреда (убытков).

    Вместе с тем суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. Как правило, правообладатели предъявляют к нарушителям требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды исходя из суммы неполученного лицензионного вознаграждения по аналогичным договорам .

    Следующий ключевой вопрос для любого судебного процесса по защите патентных прав связан со сбором доказательств. Учитывая особенности споров о защите объектов исключительных прав, значительное внимание необходимо уделить фиксации факта приобретения изделия, при изготовлении которого, по мнению истца, использованы все признаки независимой формулы патента. Товар будет необходим для передачи его на последующую экспертизу. Следовательно, ни у суда, ни у эксперта не должно возникнуть сомнений в том, что спорное изделие приобретено именно у истца или им произведено.

    В существующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к порядку оформления закупки спорного изделия. Вместе с тем в судебной практике сформировался подход, при котором товар для экспертизы приобретается с фиксацией этого обстоятельства нотариусом или представителем территориальной торгово-промышленной палаты. Однако в некоторых случаях приобретение изделия невозможно в силу разных причин, например в связи с высокой стоимостью оборудования как в случае с элементами заводских поточных линий, оборудования связи и т. д. В такой ситуации проведение экспертизы возможно по документам (технические паспорта, схемы, чертежи). В тех случаях когда ответчик отказывается предоставить соответствующие материалы для проведения экспертизы, они могут быть получены с помощью судебного запроса. Но истребование документов в судебном порядке возможно не только у ответчика. Как правило, сложное оборудование проходит систему сертификации, то есть документы могут быть получены из соответствующих сертификационных центров. Помимо указанных организаций, доказательственная база может быть сформирована в том числе посредством направления судебного запроса в территориальные органы Федеральной таможенной службы и другие организации, в чьи полномочия входят надзор и контроль за соответствующей отраслью экономики.

    Помимо указанных способов получения материалов, интересным является способ, обозначенный в статье 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (обеспечение доказательств судом). Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

    Так, в 2019 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело № А45-7805/2019, при разрешении которого суды нижестоящих инстанций не применили указанную статью, несмотря на заявление со стороны истца . Суть дела заключалась в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд в связи с нарушением его прав использованием в изделиях ответчика (деревянные кии) патента истца. В целях фиксации факта реализации соответствующего товара ответчиком истец обратился в суд с заявлением об осмотре сайта. В удовлетворении заявления истцу было отказано. По мнению суда первой инстанции, истец фактически просил суд добыть доказательства в подтверждение заявленных требований, что к обязанностям суда не относится. Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Повторно рассматривая дело, Арбитражный суд Новосибирской области провел осмотр сайта, на котором были размещены фотографии соответствующей продукции и удовлетворил требования истца в полном объеме.

    Однако в некоторых случаях даже помощь суда не позволяет компенсировать недостаток документов для судебной экспертизы. Например, ответчик отказывается даже по запросу суда представить необходимый документ, и у истца нет возможности получить его от иного лица. В этом случае для защиты прав истца можно использовать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженную в деле № А56-1486/2010 . В этом процессе суд сделал вывод о том, что нежелание ответчика представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Но такая точка зрения встречается не только в арбитражных судах согласна с исправлениями, суды общей юрисдикции также применяют такую позицию.

    Например, Московский городской суд при рассмотрении требований в деле № 33-104 назначил судебную экспертизу . Эксперт должен был ответить на вопросы об использовании при изготовлении изделия патента, принадлежащего истцу. Для выяснения этого вопроса эксперту необходимо определить наличие или отсутствие каждого признака независимой формулы патента в спорном изделии. Однако в рассматриваемом деле эксперту не хватило материалов для вывода о наличии или отсутствии ряда признаков в спорном изделии. Ответчик отказался представить необходимые документы. Суд истолковал возникшие сомнения в пользу истца и удовлетворил иск. Таким образом, и в судах общей юрисдикции поддерживается соответствующая позиция о том, что отказ или уклонение стороны процесса от участия в установлении фактов, необходимых для разрешения спора, приводит к негативным для нее последствиям. представления документов, необходимых для установления фактов.

    Следующим важным вопросом, часто возникающим в судебной практике, является интерпретация судом противоположных выводов судебной экспертизы. Проблема актуальна для случаев, когда суд решил назначить одновременно две судебные экспертизы. Как правило, в подобной ситуации назначается повторная экспертиза . Однако встречаются и судебные акты, в которых суды оценивают выводы (вариант: Однако в некоторые суды оценивают выводы) согласна с вариантом экспертизы с применением законов формальной логики. Например, в деле № А40-156272/2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 г. эксперты разошлись во мнении относительно наличия в спорном изделии (лекарстве) такого признака независимой формулы патента, как «оптическая чистота». Не имея соответствующие специальные знания, суд тем не менее сделал вывод об отсутствии соответствующего признака формулы и в удовлетворении иска отказал. Рассуждения суда сводились к тому, что признак «уровень оптической чистоты» более 99,8 процента соответствует признаку новизны и изобретательскому уровню, поскольку на изобретение выдан патент.